Формальная экспертиза товарного знака

Формальная и основная экспертиза заявки. Делопроизводство

В данной главе мы расскажем о прохождении вашей заявкой на регистрацию товарного знака или знака обслуживания двух этапов – формальной и основной экспертизы. Также мы расскажем об основных моментах делопроизводства по заявкам на регистрацию знаков, о взаимодействии с экспертами «Роспатент» и о способе самостоятельно отслеживать этапы делопроизводства по своей заявке.

Формальная экспертиза заявки на товарный знак

Первый этап это формальная экспертиза (длится два месяца) и заключается в проверке правильности заполнения заявки и проверке того достаточно ли информации (обязательных к приложению к заявке документов) содержит заявка для проведения основной экспертизы. В случае обнаружения некорректного заполнения заявки или обнаружения нехватки информации для основной экспертизы заявитель должен скорректировать или дополнить свою заявку. При успешном прохождении этапа формальной экспертизы заявитель получает уведомление о передачи материалов заявки на основную экспертизу.

Суть и цель формальной экспертизы – проверить на правильность оформления предоставленные документы. После того как заявка была принята и зарегистрирована, происходит ее формальная экспертиза. В ходе нее устанавливается:

i
  • Наличие всех необходимых документов и сведений.
  • Соблюдение требования к составлению и оформлению.
  • Соблюдение порядка подачи заявки, а также правильности оформления доверенности, если заявитель осуществляет регистрацию товарного знака через уполномоченное лицо.

Если эксперты выявили нарушения в заявке, то выносится решение об отказе принимать ее к рассмотрению. В любом случае по результатам проведения формальной экспертизы направляется уведомление, в котором «Роспатент» сообщает о вынесенном решении.

Только после положительного решения по результатам формальной экспертизы эксперты «Роспатент» могут приступить к основной экспертизе. Статья №-1498 ГК РФ.

Основная экспертиза заявки на товарный знак

Второй этап это основная экспертиза (длится 9-14 месяцев). В ходе этого этапа эксперты «Роспатент» проверяют, не совпадает ли ваш знак с уже зарегистрированными или заявленными раньше знаками, не вводит ли потребителя в заблуждение ваш товарный знак. На данном этапе эксперт также может делать запросы, направлять уведомления и требовать дополнительную информацию. Результатом этого этапа является либо регистрация вашего товарного знака либо отказ в государственной регистрации вашего знака.

Суть и цель основной экспертизы – проверить знак на предмет сходства с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками. В отличие от формальной экспертизы, основная экспертиза составляет большую часть времени в процедуре.

В ходе основной экспертизы заявитель может вносить изменения, уточнения и дополнения в заявку. Однако если эти изменения существенно меняют заявленный знак или появляется новый перечень товаров, то такие изменения принимаются только в виде новой, самостоятельной заявки. ФИПС, в свою очередь, может затребовать дополнительные необходимые документы и сведения, баз которых экспертизу провести нельзя.

Основная экспертиза заявленного обозначения призвана выявить:

i
  • Соответствие вашего обозначения требованиям регистрации знаков.
  • Отсутствие нарушений (регистрация запрещенных законом символов и обозначений).
  • Отсутствие схожести до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками.
  • Отсутствие схожести с ранее заявленными на регистрацию знаками.
  • Приоритет вашего товарного знака или знака обслуживания.

По результатам основной экспертизы заявитель получает уведомление о результатах экспертизы. В случае положительного решения заявитель должен оплатить государственную пошлину за внесение товарного знака в государственный реестр и выдачу свидетельства о регистрации товарного знака. В случае отрицательного решения о регистрации ФИПС направляет заявителю уведомление.

Отказ в регистрации товарного знака может быть вынесен по следующим причинам:

i
  • поступление заявки с тождественным или схожим до степени смешения обозначением, имеющей более ранний приоритет;
  • регистрация в качестве наименования места происхождения товара тождественного или схожего обозначения;
  • прочие причины (обоснование отказов в регистрации можно посмотреть в архиве решений палаты по патентным спорам).

При этом, отказ вовсе не означает невозможность регистрации вашего товарного знака или знака обслуживания. Существуют процедуры обжалования решений экспертов «Роспатент».

Контроль над этапами делопроизводства по вашей заявке
на регистрацию товарного знака

Отслеживать этапы делопроизводства необходимо, потому что в любой момент экспертом «Роспатент» может быть сделан запрос или уведомление, на который вы обязаны своевременно среагировать.

С момента подачи заявки все этапы, которые она должна пройти в процессе государственной регистрации сопровождаются записями в открытом реестре:

  • к информации о заявках на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поступивших после 01.01.2005;
  • к информации о делопроизводстве по заявкам на регистрацию товарного знака (знака обслуживания), поступившим после 01.01.2008.

Статья 1498. Формальная экспертиза заявки на товарный знак Статья 1499. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака

1. Формальная экспертиза заявки на товарный знак проводится в течение месяца со дня ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2. В ходе проведения формальной экспертизы заявки на товарный знак проверяется наличие необходимых документов заявки и их соответствие установленным требованиям.

Одновременно с уведомлением о положительном результате формальной экспертизы заявки заявителю сообщается дата подачи заявки, установленная в соответствии с пунктом 8 статьи 1492 настоящего Кодекса.

1. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы.

2. По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

3. До принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям абзаца второго пункта 1 настоящей статьи с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

4. Решение о государственной регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака в связи с:

1) поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет в соответствии со статьями 1494, 1495 и 1496 настоящего Кодекса, на тождественное или сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров;

2) государственной регистрацией в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в решении о регистрации;

3) выявлением заявки, содержащей тождественный товарный знак, либо выявлением охраняемого тождественного товарного знака в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров с тем же или более ранним приоритетом товарного знака;

4) изменением заявителя, которое в случае государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Установление степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности

Экспертиза товарного знака, доменного имени, фирменного наименования – это одна из разновидностей оценки интеллектуальной собственности. В последнее время ее актуальность возрастает, поскольку подобная оценка поможет избежать законодательных проблем при регистрации фирмы, продукта, названия сайта и т.д. Это связано со следующим фактором: закон ограничивает использование общеупотребительных символов, знаков и терминов, указание на свойство услуги или товара.

Особенность современной экономики такова, что на лидирующие позиции в общей доле прибыли выходит не столько производство продукции, сколько ее продажа. Залог успеха – беспроигрышная маркетинговая стратегия. На сегодняшний день (с небольшой натяжкой) можно сказать, что где угодно можно производить что угодно, причем в очень больших количествах. В условиях превалирования предложения над спросом главной проблемой становится обеспечение рынка сбыта продукцией. Среднестатистический потребитель, мучимый известной проблемой выбора, отдает предпочтение уже известным и популярным товарам. Корпорации имеют огромные рекламные бюджеты, предназначенные для обеспечения известности и поддержания репутации своей продукции. Этим вовсю пользуются недобросовестные конкуренты, использующие популярные названия и торговые знаки для продажи собственных товаров. Такие компании часто напрямую берут чужие товарные знаки, наименования, и тогда их несложно привлечь к ответственности уже в момент выявления торговли подделками. Либо же компании используют товарные знаки, имеющие сходство с товарными знаками известных конкурентов. В таком случае доказать неправомерность их действий можно исключительно в судебном порядке. Тогда на помощь приходит лингвистическая экспертиза по установлению степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности. С применением специальных лингвистических методов специалист может определить индивидуальность авторского знака или слогана, вовремя остановить распространение компаний или товаров-двойников, защитить свое изобретение, продукт авторского права.

Развитие Интернет-коммуникации увеличило количество судебных споров относительно уникальности доменных имен. Доменные имена изначально возникли как вербальная альтернатива малопонятному и к тому же очень плохо запоминающемуся IP-адресу, состоящему из четырех групп чисел, разделенных точками. Доменное имя способствовало точному и быстрому установлению связи с необходимым ресурсом в Сети. Однако, по мере развития Интернета домены стали одной из форм идентификации производителя наряду с товарным знаком и фирменным наименованием. Законодательные органы многих стран довольно долго не могли определиться с положением доменных имен – считать ли их традиционными объектами интеллектуальной собственности либо же признать их явлением, имеющим собственную уникальную природу и не подлежащим действию исключительных прав на информационные объекты. Однако многократно возросшее в последние годы количество судебных разбирательств относительно прав на доменное имя способствовало принятию единообразной методики рассмотрения споров о доменных именах. Юридически методика основывается на системе защиты от недобросовестной конкуренции, так как решающее значение в данном случае имеет не принадлежность товарного знака к определенному классу, а наличие совпадения с ним доменного имени. Защита же от недобросовестной конкуренции лежит в сфере понятий интеллектуальной собственности. Лингвистическая экспертиза в случае подобных разбирательств отвечает на вопрос о том, является ли доменное имя идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Экспертиза товарного знака необходима, если возникает нарушение прав на уже зарегистрированный или только готовящийся к процедуре регистрации товарный знак. В первом случае экспертиза необходима для следственных органов или в рамках судебных слушаний. Во втором случае при спорах, рассматриваемых в палате по патентным спорам.

Что необходимо предоставить специалисту для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Для исследования лингвисту-эксперту предоставляют:

  • аудио- и видеозаписи, на которых можно услышать или увидеть рекламный текст;
  • газетные, журнальные и Интернет-публикации;
  • книги, брошюры, плакаты, листовки и другую печатную продукцию;
  • материалы дела, которые имеют прямое отношение к предмету исследования (в случае, если экспертиза проводится в рамках арбитражного или уголовного процесса).

Если анализируется звучащая речь, то ее необходимо дословно расшифровать. Расшифровку также выполняет специалист-лингвист. Если расшифровка уже предоставлена инициатором экспертизы, то ее необходимо сопроводить носителем с записью. Если необходимо проанализировать печатный текст, то на экспертизу предоставляется издание полностью, вырезка или хорошо читаемая ксерокопия, содержащая предмет исследования и выходные данные. В случае наличия электронной версии издания можно предоставить ссылку на сетевой ресурс.

Особого внимания требуют материалы Интернет-публикаций. Если это статья, то можно предоставить ссылку на сетевой ресурс или принтскрин. В случае анализа текста, помещенного в блоге или сервисе для обмена быстрыми сообщениями, необходимо предоставить не только бумажную версию данного текста, но и электронную. Это обусловлено тем, что Интернет-коммуникация обладает такой специфической чертой, как гиперссылки, которые не могут быть адекватно изучены на бумаге, то есть вне сетевого пространства.

Это интересно:  Проверить доверенность по реквизитам

Если исследованию подлежит сайт, то необходимо предоставить архив на цифровом носителе с указанием даты создания архива. Также при экспертном исследовании блога или сайта необходимо предоставить эксперту возможность изучить объект по месту его нахождения в сети Интернет. Поскольку объекты подобного рода постоянно изменяются, специалист в области Интернет-технологий должен закрепить его и предоставить в электронном виде.

Какова правовая база для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Законодательной базой для экспертизы товарного знака являются:

  1. «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 года, №32. Зарегистрированы в Минюсте России 25 марта 2003 года, регистрационный номер № 4322).
  2. Гражданский кодекс РФ (часть 4).
  3. «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утверждены Приказом № 39 Роспатента от 23 марта 2001 года).
  4. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания».
  5. Критерии для производства экспертизы товарного знака определены Роспатентом (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), а также ст. 1484 Гражданского кодекса РФ. Статья последнего определяет, что без согласия правообладателя никто не может использовать сходные обозначения с его товарным знаком, если в ходе использования возникает смешение.
  6. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ).

Как правило, экспертиза товарного знака проводится комиссией экспертов в составе лингвиста, художника (дизайнера) и психолога. После определения группы однородных товаров или услуг, а всего таких групп 45, согласно международной классификации товаров и услуг (МКТУ), эксперты проводят анализ и определяют сходство предметов. Оно может быть сходным на звуковом, графическом и семантическом уровнях. Сходство на звуковом уровне означает похожие по звучанию наименования. То есть, к примеру, товарные знаки могут иметь различное написание, но произноситься одинаково. К этому же типу относится совпадение фонем, расположение гласных и согласных звуков, ударения и так далее. Звуковое сходство также подразумевает использование характерных сочетаний звуков – музыка, песня, специфические произносимые звуки. Графическое сходство объединяет в себе все, что касается визуального восприятия: гарнитура надписи, использование слова целиком или частично, сочетание оттенков и цветов, повторения изображений или их частей, общее впечатление в целом. Сходство на семантическом уровне предполагает смысловую идентичность, когда различные по написанию и/или звучанию объекты исследования несут в себе одинаковый смысл. Стоит отметить, что смысловое сходство несут в себе как подобные, так и противоположные понятия или идеи, заключенные в обозначениях или в их элементах. Сходство на вышеописанных уровнях может быть как совокупным, так и разграниченным.

В каких случаях назначается лингвистическая экспертиза установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Экспертиза подобного вида назначается в следующих случаях:

  • словесные компоненты, использующиеся как обозначение товаров и услуг, а также являющиеся товарным знаком;
  • определение возможности возникновения у потребителя представлений о принадлежности различных товаров одному изготовителю;
  • установление уникальности, оригинальности, новизны товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований.

Статья 1497 ГК РФ. Экспертиза заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки

Комментарий к статье 1497

В комментируемой статье закреплены общие положения об экспертизе заявки на товарный знак (п. 1), а также регламентировано внесение изменений в документы заявки (п. п. 2 – 4). Данная статья в первоначальной редакции с отдельными изменениями воспроизводила положения п. п. 1 – 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).

Пункт 1 комментируемой статьи, посвященный экспертизе заявки на товарный знак, устанавливает, что такую экспертизу проводит федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатент (ч. 1), а также определяет этапы проведения такой экспертизы – это формальная экспертиза и экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение “заявленное обозначение”). Формальной экспертизе посвящена следующая статья, а экспертизе заявленного обозначения – статья, следующая за этой статьей.

В части 1 п. 2 комментируемой статьи предусмотрена возможность представления заявителем в период проведения экспертизы заявки на товарный знак до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. В силу ч. 2 данного пункта такие дополнительные материалы не могут содержать перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменять заявленное обозначение товарного знака, в противном случае дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. В то же время при этом допускается оформление заявителем дополнительных материалов в качестве самостоятельной заявки.

Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает, что изменение в заявке на товарный знак сведений о заявителе, в том числе в случае передачи или перехода права на регистрацию товарного знака либо вследствие изменения наименования или имени заявителя, а также исправление в документах заявки очевидных и технических ошибок может быть внесено до государственной регистрации товарного знака или до принятия решения об отказе в его государственной регистрации. Указание на решение об отказе в его государственной регистрации включено в данный пункт Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках уточняющего изменения.

Эти положения, которые ранее содержались в п. п. 2 и 3 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках, детализированы в разд. 6 “Внесение дополнений, уточнений и исправлений в документы заявки” Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.), которым наряду с прочим установлено следующее:

дополнение, уточнение и исправление материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующего письменного заявления. В приложениях 2 и 3 к данным Правилам приведены соответственно образец заявления о внесении изменения(-й) в наименование и/или адрес заявителя и образец заявления об исправлении ошибки (ошибок);

в случае уступки своего права на заявку иному лицу заявитель подает в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о внесении записи об изменении заявителя. В приложении 4 к данным Правилам приведен образец заявления о внесении записи об изменении заявителя;

в том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный заявителем и его правопреемником. В приложении 5 к данным Правилам приведен образец документа о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака.

Часть 1 п. 4 комментируемой статьи предусматривает возможность запроса Роспатентом в период проведения экспертизы заявки на товарный знак у заявителя дополнительных материалов, без которых проведение экспертизы невозможно. Соответственно этим положениям, которые ранее содержались в п. 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках, в п. 14.5 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.) установлено, что основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

а) необходимость представления различных видов объемного обозначения и/или его описания, если представленные заявителем материалы недостаточно отражают особенности объемного обозначения;

б) необходимость представления документов, указанных в п. 2.12 и в подп. 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 данных Правил;

в) необходимость уточнения классификации или перечня товаров и услуг, в том числе в случае несоответствия перечня товаров и услуг, указанного в выделенной заявке, требованиям п. 3.4 данных Правил;

г) необходимость доплаты пошлины в случае, когда в результате уточнения классификации перечня товаров и услуг, указанных в заявке, выявлено несоответствие суммы уплаченной пошлины количеству классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. При этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления документа о доплате пошлины в установленный срок или отказа от ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения будет проводиться в отношении классов, указанных в заявке, за которые уплачена пошлина, с исключением из перечня товаров и услуг, не относящихся к этим классам;

д) необходимость решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию, для всех или части товаров и услуг.

Там же предусмотрено, что вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, могут быть также включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

Положениями ч. 2 п. 4 комментируемой статьи регламентировано представление заявителем дополнительных материалов по запросу Роспатента: дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления Роспатентом соответствующего запроса или копий противопоставленных заявке материалов при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение двух месяцев со дня направления запроса Роспатентом. Эти положения приведены в редакции изменений, внесенных Законом 2014 г. N 35-ФЗ. В прежней (первоначальной) редакции данной части устанавливалось, что дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего запроса или копий материалов, указанных в ответном запросе заявителя (а не трех месяцев со дня направления запроса), при условии, что данные копии были запрошены заявителем в течение месяца со дня получения им запроса Роспатента (а не двух месяцев со дня направления запроса).

В части 2 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что по ходатайству заявителя установленный для представления дополнительных материалов срок может быть продлен Роспатентом, но не более чем на шесть месяцев. Следует подчеркнуть, что в отличие от п. 4 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках комментируемая статья возможность продления такого срока при условии подтверждения уважительных причин его несоблюдения не предусматривает.

На случай, когда заявитель в указанный срок не представит запрашиваемые дополнительные материалы или ходатайство о продлении установленного для их представления срока, в ч. 2 п. 4 комментируемой статьи предусмотрено, что заявка признается отозванной на основании решения Роспатента.

Часть 3 п. 4 комментируемой статьи распространяет на дополнительные материалы, которые содержат перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяют заявленное обозначение товарного знака, правила п. 2 данной статьи. Речь идет о том, что такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению, но они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Статья 1498. Формальная экспертиза заявки на товарный знак

Комментарий к статье 1498

Комментируемая статья регламентирует проведение формальной экспертизы заявки на товарный знак – первого из этапов экспертизы заявки на товарный знак (вторым этапом является экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, которой посвящена следующая статья). В данной статье с отдельными терминологическими изменениями воспроизведены положения ст. 11 “Формальная экспертиза” Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ). Эти положения детализированы в п. 13 “Формальная экспертиза” Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.), которым наряду с прочим предусмотрено следующее.

Поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявке, поданной на русском языке, присваивается десятизначный регистрационный номер (первые четыре цифры обозначают год подачи заявки, пятая цифра – код объекта промышленной собственности, пять остальных цифр – порядковый номер заявки в серии данного года).

Это интересно:  7 пункт лицензии на частную охранную деятельность

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера и даты поступления. Заявка, представленная не на русском языке, не регистрируется и возвращается лицу, ее представившему. Зарегистрированная заявка возврату не подлежит. В случае поступления документов заявки по факсу применяются положения п. 2.16 данных Правил, о чем заявитель уведомляется. При выявлении нарушения требований, установленных указанным пунктом, заявитель уведомляется о наступлении соответствующих последствий. Заявка, поступившая по факсу, регистрируется после поступления оригинала.

Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При направлении запроса заявителю этот срок соответственно продлевается. В случае поступления заявки по факсу срок проведения формальной экспертизы исчисляется с даты поступления оригинала заявки.

Задачей формальной экспертизы является проверка содержания заявки, наличия необходимых документов, а также их соответствия установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к рассмотрению либо принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие установленным требованиям.

При соответствии материалов заявки установленным требованиям, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению с указанием установленной даты подачи заявки.

В уведомлении о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть также уведомлен:

о возможности установления конвенционного или выставочного приоритета в период проведения экспертизы заявленного обозначения при условии представления документов, подтверждающих правомерность его требования об установлении конвенционного или выставочного приоритета, в течение трех месяцев с даты поступления заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

о возможности уточнения в период проведения экспертизы заявленного обозначения размера предназначенной к уплате пошлины за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения по результатам анализа перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

о необходимости представления иных сведений и/или документов, предусмотренных законом и данными Правилами.

Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов, по заявке принимается решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. В решении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым принято решение. Такими основаниями могут являться: отсутствие заявления о регистрации обозначения в качестве товарного знака; отсутствие в заявке указания заявителя; несоответствие указания заявителя в заявке требованиям, установленным данными Правилами; отсутствие в заявке обозначения, предназначенного для регистрации в качестве товарного знака; отсутствие в заявке указания товара или услуги, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Основанием для отказа в принятии выделенной заявки к рассмотрению может являться несоблюдение следующих условий: выделенная заявка подана после принятия решения по первоначальной заявке на товарный знак; первоначальная заявка отозвана или признается отозванной.

Статья 1499. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака

Комментарий к статье 1499

В комментируемой статье регламентировано проведение экспертизы обозначения, заявленного в качестве товарного знака (при этом в юридико-технических целях введено сокращенное обозначение “экспертиза заявленного обозначения”), – второго этапа экспертизы заявки на товарный знак, следующего за этапом формальной экспертизы заявки. Первоначальная редакция данной статьи воспроизводила с отдельными изменениями положения ст. 12 “Экспертиза заявленного обозначения” Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).

Законом 2014 г. N 35-ФЗ в комментируемую статью внесен ряд изменений, в том числе:

содержащийся в части 2 п. 1 комментируемой статьи перечень требований, на соответствие которым в ходе проведения экспертизы проверяется заявленное обозначение, дополнен указанием на требования положений подп. 3 п. 9 (в части промышленных образцов) и п. 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) ст. 1483 комментируемого параграфа;

в п. 1 комментируемой статьи включена часть 3, предусматривающая при поступлении обращения в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1493 комментируемого параграфа необходимость учета при проведении экспертизы заявленного обозначения содержащихся в обращении доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. ст. 1477 и 1483 данного параграфа. Упомянутая часть 3 п. 1 ст. 1493 комментируемого параграфа содержит нововведение того же Закона 2014 г. N 35-ФЗ о праве любого лица в период после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ст. ст. 1477 и 1483 данного параграфа;

пункт 2 комментируемой статьи дополнен положениями, устанавливающими, что в соответствии с международными договорами РФ по результатам экспертизы товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о предоставлении правовой охраны или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку на территории РФ;

в п. 3 комментируемой статьи уточнено, что соответствующее уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения установленным требованиям подлежит направлению не до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения, а до принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака или решения о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров, содержащихся в перечне товаров на дату подачи заявки или в перечне, измененном заявителем в соответствии с п. 2 ст. 1497 комментируемого параграфа.

Упомянутые выше положения ст. 12 Закона 1992 г. о товарных знаках детализированы в п. 14 “Экспертиза заявленного обозначения” Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.), которым наряду с прочим предусмотрено следующее.

Задачами экспертизы заявленного обозначения являются проверка соответствия заявленного обозначения установленным требованиям и установление приоритета товарного знака. По результатам экспертизы заявленного обозначения принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации.

Экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении формальной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению. В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения осуществляется: проверка соответствия материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, за исключением материалов заявки, проверка которых осуществляется в ходе формальной экспертизы; проверка перечня товаров и услуг, а также правильности их группирования по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ); установление приоритета товарного знака; проверка соответствия заявленного обозначения условиям регистрации.

В ходе проверки перечня товаров и услуг устанавливается: возможность идентификации термина, используемого заявителем для обозначения товара или услуги, с конкретным товаром или услугой того или иного класса МКТУ; правильность осуществленного заявителем группирования товаров и услуг по классам МКТУ. При необходимости корректировки представленной заявителем редакции перечня товаров и услуг экспертиза вправе запросить у заявителя соответствующее уточнение.

Если установлено, что действительное количество классов МКТУ, соответствующее перечисленным заявителем товарам, больше того количества классов МКТУ, за которые уплачена пошлина за подачу заявки и экспертизу заявленного обозначения, заявитель уведомляется о необходимости доплаты недостающей суммы или ограничения его притязаний (сокращения количества классов МКТУ, по которым испрашивается регистрация заявленного обозначения).

При отказе заявителя от доплаты суммы пошлины или ограничения своих притязаний экспертиза заявленного обозначения проводится в отношении классов МКТУ, за которые пошлина уплачена, в порядке их изложения при подаче заявки.

В ходе проверки перечня товаров и услуг по выделенной заявке должно быть установлено следующее: товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак; товары и услуги, указанные в выделенной заявке, не являются однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке.

При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как упоминалось выше (см. комментарий к ст. 1483), Приказом Роспатента от 30 ноября 2009 г. N 170 утверждены Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки, Приказом Роспатента от 30 декабря 2009 г. N 190 – Рекомендации по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 197 – Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 198 – Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39 утверждены Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений , в которых освещены следующие вопросы: особенности экспертизы заявленных обозначений, содержащих или представляющих собой: описательные элементы; фамилии; географические названия; обозначения, вошедшие во всеобщее употребление в качестве обозначений товаров определенного вида; буквы и/или цифры; объемные, звуковые обозначения и обозначения движущегося изображения; флаги, гербы и т.д.; признание элементов обозначений неохраняемыми; особенности экспертизы заявленных обозначений: ложных или способных ввести в заблуждение; противоречащих принципам морали; внесение дополнений, уточнений и исправлений в материалы заявки.

Статья 1500. Оспаривание решений по заявке на товарный знак

Комментарий к статье 1500

Комментируемая статья регламентирует оспаривание решений по заявке на товарный знак. До принятия комментируемой части соответствующие положения об обжаловании решения по заявке были закреплены в п. 1 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках. В комментируемой статье речь идет об осуществлении защиты интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на товарный знак, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в административном порядке, возможность установления чего предусмотрена общими положениями п. 2 ст. 1248 комментируемой части. Соответственно, в остальном, что не урегулировано комментируемой статьей, необходимо обращаться к правилам рассмотрения и разрешения споров, которые на основании п. 3 указанной ст. 1248 устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, в частности к Правилам подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 (см. комментарий к ст. 1248).

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи могут быть оспорены такие решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатента, как решение об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, решение о государственной регистрации товарного знака, решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, решение о признании заявки на товарный знак отозванной, решение о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку в соответствии с международными договорами РФ. Данный пункт изложен Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции, но новым является указание лишь на последние два из перечисленных решений – решение о предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку в соответствии с международными договорами РФ и решение об отказе в предоставлении такой правовой охраны. В пункте 1 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ) говорилось о возможности обжалования решения, принятого по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе в принятии ее к рассмотрению, решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения, решения о признании заявки отозванной.

Это интересно:  Январь 2019 выходные и праздничные дни

Как предусмотрено в п. 1 комментируемой статьи, право на оспаривание указанных решений реализуется путем подачи возражения в Роспатент в течение четырех месяцев со дня направления соответствующего решения или запрошенных у Роспатента копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня направления соответствующего решения. Пропущенный срок, установленный для подачи возражения в Роспатент, может быть восстановлен по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в ст. 1501 комментируемого параграфа.

Положения п. 1 комментируемой статьи претерпели ряд изменений с принятием Закона 2014 г. N 35-ФЗ. Так, в прежней (первоначальной) редакции данного пункта (как и в п. 1 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках), во-первых, говорилось о подаче возражений в палату по патентным спорам, а не в Роспатент, во-вторых, для подачи возражений отводилось три, а не четыре месяца со дня получения решения или запрошенных копий противопоставленных заявке материалов, и, в-третьих, в качестве условий подачи возражений в случае, когда были запрошены копии соответствующих материалов, предусматривался срок в один месяц со дня получения им соответствующего решения, а не два месяца со дня направления соответствующего решения.

Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает возможность внесения заявителем в период рассмотрения возражения Роспатентом в документы заявки таких изменений, допускаемых в соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 1497 комментируемого параграфа (т.е. допускаемых в период проведения экспертизы заявки), которые устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение которых позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака. Закон 1992 г. о товарных знаках таких положений не содержал.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ соответственно изменениям, внесенным им же в п. 1 комментируемой статьи, в п. 2 данной статьи указание на палату по патентным спорам заменено указанием на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Такое же изменение в части исключения упоминания палаты по патентным спорам внесено Законом 2014 г. N 35-ФЗ в упомянутый выше п. 3 ст. 1248 комментируемой части (см. комментарий к указанной статье).

Статья 1501. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак

Комментарий к статье 1501

В комментируемой статье, изложенной Законом 2014 г. N 35-ФЗ полностью в новой редакции (в прежней редакции статья не делилась на пункты), предусмотрена возможность восстановления пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак. Ранее такая регламентация содержалась в положениях п. 2 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ), но она претерпела изменения, о чем сказано ниже.

Речь идет о возможности восстановления следующих пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на товарный знак:

срока, предусмотренного в п. 4 ст. 1497 комментируемого параграфа для представления заявителем дополнительных материалов, запрошенных федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом, при проведении экспертизы заявки на товарный знак;

срока, предусмотренного в п. 1 ст. 1500 комментируемого параграфа для подачи возражения в Роспатент на его решения об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной, о предоставлении или об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ товарному знаку в соответствии с международными договорами РФ.

В соответствии с п. 1 комментируемой статьи пропущенный заявителем срок может быть восстановлен Роспатентом по ходатайству заявителя, поданному в течение шести месяцев со дня истечения срока, при условии, что заявитель укажет причины, по которым этот срок не был соблюден. До внесения Законом 2014 г. N 35-ФЗ изменений данная статья (как и ранее часть 1 п. 2 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках) в качестве условий восстановления сроков называла подтверждение уважительности причин, по которым сроки не был соблюдены, и уплату соответствующей пошлины. Таким образом, согласно новой редакции комментируемой статьи необходимость подтверждения уважительности причин пропуска срока, как и уплаты пошлины, отсутствует.

В первоначальной редакции комментируемой статьи (как и в ч. 2 п. 2 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках) устанавливался двухмесячный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока. Этот срок увеличен до шести месяцев Федеральным законом от 24 февраля 2010 г. N 17-ФЗ в целях приведения комментируемой статьи в соответствие с положениями ст. 14 “Послабления в случае несоблюдения сроков” Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного в г. Сингапуре 27 марта 2006 г.

СЗ РФ. 2010. N 9. Ст. 899.

В пункте 1 комментируемой статьи также установлено, что ходатайство о восстановлении пропущенного срока подлежит подаче заявителем в Роспатент одновременно с дополнительными материалами, запрошенными в соответствии с п. 4 ст. 1497 комментируемого параграфа, или с ходатайством о продлении срока их представления либо одновременно с подачей возражения в Роспатент на основании ст. 1500 данного параграфа. Эти положения, которые с принятием Закона 2014 г. N 35-ФЗ изменений не претерпели, ранее содержались в ч. 2 п. 2 ст. 13 Закона 1992 г. о товарных знаках.

Пункт 2 комментируемой статьи содержит нововведение Закона 2014 г. N 35-ФЗ о документальном оформлении восстановления пропущенного срока, предусмотренного в п. 4 ст. 1497 комментируемого параграфа для представления заявителем дополнительных материалов, запрошенных Роспатентом при проведении экспертизы заявки на товарный знак: восстановление такого срока осуществляется на основании решения Роспатента об отмене решения о признании заявки отозванной и о восстановлении пропущенного срока.

Статья 1502. Отзыв заявки на товарный знак и выделение из нее другой заявки

Комментарий к статье 1502

Комментируемая статья предусматривает и регламентирует процедуры отзыва заявки на товарный знак (п. 1) и выделения из нее другой заявки (п. 2). Выделение заявки на товарный знак имеет значение для применения положений п. 2 ст. 1494 комментируемого параграфа, предусматривающих специальные правила установления приоритета товарного знака по выделенной заявке. Как упоминалось выше (см. комментарий к ст. 1494), процедура выделения из заявки на товарный знак другой заявки, но обозначаемая как разделение заявки и регистрации предусмотрена и регламентирована положениями ст. 7 Договора о законах по товарным знакам, подписанного в г. Женеве 27 октября 1994 г., и ст. 7 Сингапурского договора о законах по товарным знакам, подписанного в г. Сингапуре 27 марта 2006 г.

В пункте 1 комментируемой статьи почти в точности воспроизведены положения п. 5 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ), предусматривавшие, что заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака. Эти положения детализированы в п. 12 “Отзыв заявки” Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.):

заявитель вправе отозвать заявку. Заявка может быть отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации товарного знака. Заявка признается отозванной с даты направления заявителю уведомления о принятии этого заявления к сведению;

по отозванной заявке юридически значимые действия совершены быть более не могут (экспертиза такой заявки не проводится, регистрация товарного знака по ней не производится). Отозванная заявка не принимается во внимание при экспертизе других заявок;

просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о принятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены указанных выше результатов отзыва заявки;

приведенные выше положения действуют также и в отношении заявок, признанных отозванными. При этом датой, начиная с которой заявка признается отозванной, является дата направления заявителю решения о том, что заявка признается отозванной. В решении указываются соответствующие основания.

В Законе 1992 г. о товарных знаках (п. 6 ст. 10) в рамках регламентации процедуры выделения из заявки на товарный знак другой заявки устанавливалось следующее: в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе подать на это же обозначение выделенную заявку, содержащую перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и не однородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной заявке.

Эти положения с отдельными терминологическими изменениями и были воспроизведены в первоначальной редакции п. 2 комментируемой статьи. Законом 2014 г. N 35-ФЗ данный пункт дополнен положениями, согласно которым заявитель вправе подать выделенную заявку также в период рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатентом, возражения на решение указанного федерального органа о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному п. 6 ст. 1483 комментируемого параграфа (речь идет о случае, когда не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с соответствующими товарными знаками).

Приведенные выше положения п. 6 ст. 10 Закона 1992 г. о товарных знаках детализированы в п. 6.6 Правил рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (2003 г.):

в период проведения экспертизы заявки заявитель вправе подать на это же обозначение выделенную заявку. При этом должны быть соблюдены следующие условия: выделенная заявка с ходатайством о выделении подана заявителем или патентным поверенным до принятия решения по первоначальной заявке; первоначальная заявка не отозвана и не признается отозванной; выделенная заявка оформлена в соответствии с требованиями подп. 2.14 – 2.15 данных Правил; товары и услуги, указанные в выделенной заявке, были заявлены в первоначальной заявке на товарный знак, при этом они не являются однородными с товарами и услугами, остающимися в первоначальной заявке;

при наличии перечисленных условий ходатайство о выделении заявки из первоначальной заявки на товарный знак удовлетворяется, о чем уведомляется заявитель;

при удовлетворении ходатайства в перечень товаров и услуг, заявленный в первоначальной заявке, вносятся необходимые изменения, касающиеся исключения из него тех товаров и услуг, которые заявлены в выделенной заявке.

Статья написана по материалам сайтов: all-sci.net, sudexpa.ru, zakoniros.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector